Gerichtliche Festsetzung einer Diensterfindungsvergütung
Der gesetzliche Anspruch auf Vergütung nach § 7 GMG iVm § 8 Patentgesetz setzt eine patentfähige Erfindung voraus. Ein bloßes Scheinpatent bzw Scheingebrauchsmuster, das bereits für nichtig erklärt wurde, begründet keinen Anspruch auf gerichtliche Festsetzung einer Vergütung für die Vergangenheit.
Der Kläger war technischer Angestellter der Beklagten und entwickelte im Rahmen seines Dienstverhältnisses ein verbessertes Produktionsverfahren. Der Beklagten wurde aufgrund ihres Antrags für diese Verbesserung im Jahr 2003 ein österreichisches Gebrauchsmuster erteilt, der Kläger wurde als (Mit-)erfinder genannt. Bereits ein Jahr später scheiterte die Beklagte mit dem Versuch, auch ein europäisches Patent für das Verfahren zu erlangen, weil Recherchen ergaben, dass die Entwicklung nicht neu war und einschlägige ältere Patente bestanden.
Mit seiner im Jahr 2009 eingebrachten Stufenklage begehrt der Kläger Rechnungslegung sowie Zahlung einer Erfindervergütung gemäß § 8 Patentgesetz iVm § 7 GMG. Selbst wenn seine Erfindung nicht völlig neu gewesen sein sollte, habe das Gebrauchsmuster der Beklagten doch einen formalen Wettbewerbsvorteil verschafft. Noch vor Schluss der erstinstanzlichen Verhandlung wurde das gegenständliche Gebrauchsmuster mit rechtskräftigem Bescheid des Patentamts mangels Neuigkeit der Erfindung rückwirkend für nichtig erklärt.
Das Erstgericht wies die Klage ab. Der Vergütungsanspruch setze zwar nicht die formelle Erteilung eines Patents oder Gebrauchsmusters voraus, wohl aber eine an sich patentfähige Erfindung. Ein Scheinpatent begründe den Anspruch nicht.
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung.
Der Oberste Gerichtshof wies die außerordentliche Revision des Klägers zurück.
Die gesetzliche Erfindungsvergütung gebührt für die Überlassung geistigen Eigentums, das an einer objektiv nicht patentfähigen Erfindung nicht begründet wird. Der von der Revision angestrebte Vergleich mit der Zahlungsverpflichtung eines Lizenznehmers, die nach der Rechtsprechung erst mit Nichtigerklärung des Scheinpatents endet, führt zu keinem anderen Ergebnis, weil Lizenzgebühren aufgrund einer Vereinbarung zu leisten sind und das Aufrechtbleiben der Zahlungspflicht für die Vergangenheit hier mit ergänzender Vertragsauslegung begründet wird.
Zwischen dem Kläger und der Beklagten wurde dagegen nie eine Erfindervergütung vereinbart, sodass sich die Frage der allfälligen Weitergeltung einer solchen Regelung bis zur Nichtigerklärung des Gebrauchsmusters im Verfahren nicht stellte.
Eine Festsetzung der Erfindervergütung durch das Gericht ist nach der rückwirkenden Nichtigerklärung des Schutzrechts nicht mehr möglich.
